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STJ decide que Apple pode usar marca "iPhone" sem pagar nada à Gradiente; cabe recurso

STJ entende que a marca "iPhone" não pode ser utilizada exclusivamente no país, dessa forma a Apple fica livre de pagar taxas de licenciamento à Gradiente, que registrou o nome primeiro.

2 anos atrás

A novela se aproxima do fim: por quatro votos a um, o STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que a Apple pode utilizar a marca "iPhone" no Brasil sem ter que pagar taxas de licenciamento à IGB Eletrônica S.A. (empresa dona da marca Gradiente), que contava com uma decisão favorável para tentar reverter sua situação financeira.

No entanto, a Gradiente ainda pode recorrer da decisão.

Gradiente Iphone Neo One, lançado em 2012

A briga entre Apple e Gradiente se arrasta desde 2012, quando a companhia brasileira lançou o Iphone Neo One, o primeiro de seus dois dispositivos Android. A empresa se defendeu alegando que detinha o direito ao uso da marca graças a uma patente para o nome "G Gradiente iphone", cuja entrada foi dada em 2000 mas concedida pelo INPI (Instituto Nacional da Propriedade Intelectual) apenas em 2008, quando o iPhone 3G já havia sido lançado em território nacional.

A Apple por sua vez entrou com uma ação em 2013 para anular a patente da Gradiente, de modo a defender seu produto e alegando (corretamente) que a IGB Eletrônica buscava surfar na onda alheia. Porém, a patente que a maçã detém desde 2011 é um registro para uso da marca "iPhone" para “artigos de vestuário, calçados e chapelaria” (!), o que não é o caso da patente da Gradiente, ainda que o nome seja diferente.

Isso não impediu a IGB de tentar de todos os modos garantir o uso exclusivo da marca "iPhone" para si, porém ainda em 2013 o juiz Eduardo André Brandão de Brito Fernandes, da 25ª Vara Federal do Rio de Janeiro decidiu que a empresa não deveria deter direitos exclusivos de uso da marca no Brasil, visto que a Apple a tornou mundialmente conhecida; da mesma forma, a maçã não podreia reverter os direitos para si, pois a Gradiente registrou o nome primeiro. Logo, foi decidido que ambos os casos deveriam coexistir, com o nome não podendo ser exclusivo e dessa forma, livrando a Apple de pagar taxas de licenciamento.

A Gradiente não se deu por vendida e em 2014 entrou com um recurso no STJ, na esperança de que a corte revertesse a situação. Porém, na última semana o tribunal manteve o veredito da 25ª Vara, sob o entendimento de que "o uso de uma marca não é um direito absoluto". Segundo as palavras do relator do STJ, ministro Luís Felipe Salomão:

“De acordo com o princípio da especialidade, a exclusividade do uso do sinal distintivo somente é oponível a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, dada a possibilidade de indução do consumidor em erro ou de associação com marca alheia. Desse modo, o princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades diversos."

Dessa forma, como a marca "iPhone" possui alto renome por causa da Apple, ela deve ser protegida em todos os ramos de atividade para evitar que o consumidor seja induzido ao erro. Assim, o INPI só deveria ter liberado o registro à Gradiente (que deu entrada primeiro) sob a condição de não-exclusividade, já que não foi ela quem tornou o nome popular e se tornou uma marca sugestiva, que "sugere característica do produto a ser fornecido" (como "Bombril", "Danone" e "Yakult", por exemplo). Assim, a Gradiente fica obrigada a "conviver com o bônus e ônus" de ter decidido por tal marca.

Em nota ao site UOL Tecnologia, o advogado da IGB Eletrônica Antônio Carlos de Almeida disse que vai esperar a publicação da decisão para analisar o caso, e só então decidir se vai ou não recorrer. A empresa está em processo de recuperação judicial, com uma dívida acumulada de R$ 442,8 milhões e esperava uma decisão favorável para forçar a Apple a pagar pelo licenciamente da marca "iPhone", para com isso tentar sair do buraco.

Com informações: Consultor Jurídico.

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